Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Własność przemysłowa w internecie
Własność przemysłowa w internecie

Spory dotyczące domen internetowych często w praktyce sprowadzają się do tego jak daleko sięga prawo ochrony znaku towarowego. Nie ma, co prawda, zakazu rejestracji domeny, której treścią jest słowo zastrzeżone przez kogoś innego, niemniej jednak w wielu przypadkach trzeba się wówczas liczyć z tym, że prawo do takiej domeny zostanie nam odebrane. Choć nie zawsze – zastrzeżony znak towarowy to bardzo ważny, lecz nie jedyny argument, który bierze pod uwagę sąd.  

Typowy spór dotyczący domeny internetowej wygląda tak: firma (lub indywidualna osoba) A rejestruje domenę, zakłada stronę internetową o brzmieniu identycznym lub bardzo podobnym do nazwy lub produktu firmy B. Ta druga uważa, że pogwałcone zostały jej prawa i domaga się zaprzestania wykorzystywania tej domeny. Sprawa trafia do sądu, który wydaje wyrok.  Jeśli jest on korzystny dla powoda - firmy B - to może ona z wyrokiem tym udać się do NASK, który na jego podstawie wypowiada umowę dotychczasowemu abonamentowi i rejestruje domenę na rzecz firmy B. 

Sądem, do którego trafiają tego typu sprawy może być sąd powszechny lub arbitrażowy – tyle, że w tym pierwszym wypadku istnieje ryzyko, że postępowanie może trwać o wiele dłużej – nawet kilka lat, gdy przed sądem arbitrażowym sprawa rozstrzygana jest w przeciągu kilku miesięcy. Stąd też częściej firmy decydują się na arbitraż. W przypadku domen z końcówką „.pl” uprawnione do rozstrzygania sporów są dwie instytucje - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Ten drugi, jako wyspecjalizowany w tego typu przypadkach jest przez firmy wybierany częściej. Z tym, że, warto zaznaczyć, że te dwa sądy rozpatrują sprawy, w których przynajmniej jedna strona to firma zarejestrowana w Polsce lub osoba fizyczna tu mieszkająca, w przypadku sporów pomiędzy podmiotami zagranicznymi właściwym miejscem, do którego trafiają tego typu sprawy jest sąd arbitrażowy przy WIPO w Genewie.

Firmy będące w sporze mają do wyboru dwie procedury postępowania – arbitraż albo mediację. Od 2003 roku, od kiedy działa Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT odbyło się prawie 600 postępowań z czego zdecydowaną większość – 517 stanowiły postępowania arbitrażowe, a resztę postępowania mediacyjne. Tę dysproporcję tłumaczy to, że mediacje rzadko przynosiły skutek – wystarczy spojrzeć na statystyki by dostrzec, że ugodę udało sie osiągnąć zaledwie w pojedynczych przypadkach, zaś większość tego typu postępowań kończyła się umorzeniem (a więc strony nie doszły do porozumienia).

Kto najczęściej korzysta z tej możliwości rozstrzygania sporu? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – sporą część spraw stanowią postępowania wytaczane na wniosek firm zagranicznych, w tym międzynarodowych koncernów, skarżących polskie firmy lub osoby fizyczne, rejestrujące domeny z rozszerzeniem „.pl”, których częścią jest nazwa firmy lub produktu, będąca zastrzeżonym znakiem towarowym. Część tych spraw to spory, które można zakwalifikować jako obrona przed tzw. piractwem domenowym (określanym terminem cybersquatting). Nie brakuje też jednak przypadków sporów pomiędzy polskimi firmami (zwykle skarżącym się jest jednak podmiot większy lub przynajmniej bardziej znany, dłużej obecny na rynku), o tych samych lub podobnych nazwach, które rywalizują o to samo miejsce w internecie. Wtedy rozstrzygnięcia bywają bardziej skomplikowane. Przyjrzyjmy się paru przykładom pokazującym o co toczą sie spory i jakie argumenty w nich się liczą.

Typowym przykładem sporu, w którym duży zagraniczny koncern zarzucał małej firmie cybersquatting jest wyrok z grudnia 2009 roku, w którym powodem był Panasonic Polska Sp. z o.o. Firma, przeciwko której wniesione zostało oskarżenie (jej dane nie zostały podane – firmy, których biorą udział w postępowaniach mają prawo do zachowania poufności) zarejestrowała domeny internetowe „lumix.pl”, „lumix.com.pl” oraz „toughbook.com.pl.” Pod tymi adresami prowadziła sprzedaż urządzeń elektronicznych firmy Panasonic. Sąd uznał za przekonujące argumenty, które można streścić w ten sposób: użyte w nazwie domen słowa to znaki towarowe  zarejestrowane przez Panasonic Corporation. Panasonic Polska Sp. z o.o. jest przedstawicielem tej firmy i dystrybutorem na terenie Polski urządzeń elektronicznych przez nią produkowanych i to jej przysługuje prawo posługiwania się tymi znakami towarowymi. Obie te nazwy - Lumix i Toughbook są powszechnie znane i mają wysoką renomę na rynku, min. dzięki temu, że były intensywnie reklamowane. Sformułowania, które pojawiały sie na spornych stronach internetowych („Ogólnopolski sklep wysyłkowy Panasonic") sugerowały istnienie powiązań pomiędzy firmą, do której należy domena, a koncernem Panasonic. Ponieważ takich powiązań faktycznie nie było to wprowadzały one  konsumentów w błąd.

Istotnym argumentem za tym, że postępowanie firmy skarżonej można uznać za cybersquatting było też to, że w zamian za cesję praw do domeny zażądała ona od Panasonic wysokiej kwoty – znacznie przekraczającej koszty, które sama poniosła w związku z rejestracją i utrzymywaniem domen. W uzasadnieniu wyroku sąd uznał, że firma, przeciwko której złożony został pozew naruszyła przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Z tym, że, co warto zauważyć, w ocenie sądu sam fakt sprzedaży produktów firmy Panasonic przy wykorzystaniu tak nazwanych stron internetowych nie naruszał praw koncernu. Godne potępienia było dopiero użycie na niej określonych sformułowań wprowadzających klientów w błąd, bo prowadzących do „stworzenia mylnego wyobrażenia, że Pozwany prowadzi sklep partnerski powiązany z Panasonic Polska lub Panasonic Corporation.”

Drugą najważniejszą sprawą, na którą zwrócił uwagę sąd było uznanie renomy firmy Panasonic, a co za tym idzie przyjęcie założenia, że pozwana firma musiała wiedzieć, że rejestruje domeny o nazwach, które  są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz koncernu. Firma ta bazując na renomie Panasonic Corporation oraz wykorzystując poniesione przez PC znaczne wydatki na reklamę odnosiła nieuprawnione korzyści. Kara jaką poniosła składała się z dwóch części – po pierwsze niekorzystny dla niej wyrok sądu dał podstawę skarżącemu do ubiegania sie o przeniesienie na niego rejestracji spornej domeny, po drugie firma musiała pokryć koszty procesu oraz koszty zastępstwa procesowego. W sumie wyniosły one 4846,45 zł.

Podobnej skali sumę - 4526 zł - zapłacić musiał pozwany w sprawie dość podobnej do opisanej powyżej. Powodem był Michael Militzer, prezes spółki Xvid Solutions GmbH z Niemiec. Zarzucił on pozwanemu – prof. Radosławowi Pawluczykowi z Ełku, że ten rejestrując domenę xvid.pl. naruszył w ten sposób jego prawa do nazwy xvid.

Sprawa rozstrzygnięta w lipcu 2010 roku jest o tyle ciekawa, że pokazuje całą paletę czynników, które są brane pod uwagę przy rozstrzyganiu tego typu sporów. Skarżący wskazywał więc na to, że jego prawa do nazwy wynikają z tego, że używa jej od 2001 roku w związku z rozprowadzanym przez jego firmę oprogramowaniem komputerowym (Xvid to oprogramowanie typu open source, główny konkurent popularnego programu divX, służącego do odtwarzania filmów w komputerze). Jego prawa wynikały więc m.in. z pierwszeństwa - Xvid Solutions GmbH dysponował stroną internetową xvid.org. kilka lat przed rejestracją przez pozwanego domeny z końcówką „.pl”.

Poza tym prawa do tej nazwy opierały się na zarejestrowanym wspólnotowym znaku towarowym, w którym zastrzeżone zostało prawo pierwszeństwa do tego znaku w krajach UE. Problem jednak w tym wypadku polegał na tym, że sporna domena została zarejestrowana w Polsce we wrześniu 2003 roku, a więc przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zanim jeszcze prawo wspólnotowe w tej dziedzinie zaczęło w Polsce obowiązywać. To spowodowało, że sąd odrzucił tę część argumentacji. Niemniej jednak i tak wydany wyrok był korzystny dla skarżącego, tyle, że opierał się na innych, świadczących na niekorzyść pozwanego przesłankach.

Sąd uznał, że okoliczności rejestracji, a następnie wykorzystywania strony xvid.pl wskazują na działanie w złej wierze. Pozwany nie był w stanie wskazać jakiegokolwiek związku z nazwą xvid, a na stronie, którą prowadził odwoływał się do oprogramowania xvid (był tam min. zamieszczony link do strony prowadzonej przez Xvid Solutions). O tym, że powodem zarejestrowania strony xvid.pl nie było prowadzenie jakiejkolwiek działalności własnej, lecz wykorzystanie renomy marki tego oprogramowania świadczyło też to, że została ona wystawiona na sprzedaż na aukcji internetowej, a jej cena wywoławcza (30 000 zł) nie mogła być uzasadniona w żaden inny sposób, jak tylko popularnością marki niemieckiego oprogramowania. De facto sąd uznał więc, że to również był przypadek cybersquattingu i mimo niewystarczającego pod względem ochrony prawnej statusu nazwy xvid jako znaku towarowego w Polsce w momencie rejestrowania domeny, wydał wyrok, który w praktyce pozwolił na przejęcie praw do tej domeny przez skarżącego.

Jak pokazuje  przegląd spraw, które rozpatrywane były w ciągu ostatnich kilku lat przypadki, które można byłoby zakwalifikować jako cybersquatting – czyli rejestrowanie przez osobę bądź firmę domen odnoszących się do znanych nazw firm czy produktów wyłącznie po to, by później zaoferować właścicielom marek odkupienie już zarejestrowanych domen – choć się zdarzają, to nie są wcale przypadkami dominującymi. Zazwyczaj sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Zupełnie inny przebieg i rezultat niż dwie wcześniej opisane sprawy miało postępowanie wytoczone przez holenderski koncern Unilever n.v. przeciwko niewielkiej warszawskiej firmie WMK Service. Wyrok, który został wydany w styczniu 2010 roku dotyczył zarejestrowanej w 2000 roku strony www.rama.pl. Przedstawiciele Unilevera uznali, że rejestracja narusza ich prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, pod którym koncern sprzedaje margarynę. Koncern zarzucił rejestrację jej w złej wierze. Argumenty, jakich użył w sporze to m.in. to, że przez szereg lat po rejestracji pod domeną tą nie znajdowała się żadna strona związana z działalnością pozwanego, w 2008 roku była ona wykorzystywana do promocji konkurencyjnych margaryn, a w lutym 2009 właściciel strony zwrócił się do Unilevera z propozycją jej odkupienia (za kwotę 1,2 mln zł).

Firmie, która zarejestrowała sporną domenę udało się jednak skutecznie odeprzeć te  oskarżenia. Po pierwsze, właściciel domeny przekonywał, że rejestrując ją nie miał świadomości renomy znaku, która jest popularna i utrwalona tylko w określonej grupie odbiorców (gospodyń domowych) – samo słowo natomiast jest popularne i wieloznaczne i w zamyśle domena o tej nazwie miała służyć do prowadzonych przez jego przedsiębiorstwo innych przedsięwzięć (w tym do sprzedaży ram i opraw, o które firma planowała poszerzyć swój asortyment, a w przyszłości także jako „rama przedsięwzięć innych przedsiębiorców, którzy umieszczali i umieszczają w domenie swoje przekazy treściowe”). Pozwany odrzucił również oskarżenia o reklamowanie konkurencyjnych produktów – owszem przyznał, że pojawiały się tam reklamy konkurencji margaryny Rama, ale jako jedne z wielu reklam produktów z różnych branż. Co do złożonej przez jego firmę oferty sprzedaży, to przekonywał, że była ona traktowana jako jedna z opcji wykorzystania domeny.

Dla wyroku sądu istotne niewątpliwie było to, że samo słowo „rama” jest wieloznaczne, a przedsiębiorca nie wykorzystywał go akurat szczególnie w klasie towarów objętych prawem ochronnym na słowny znak towarowy, którym dysponuje Unilever. Sąd, oceniając kontekst sprawy, zwrócił też uwagę na zmiany w prawie, które zaszły od czasu zarejestrowania domeny (do sierpnia 2001 roku obowiązywała Ustawa o Znakach Towarowych zastąpiona później Prawem Własności Przemysłowej, które poszerzyło zakres ochrony tzw. marek renomowanych). Poza tym sąd odrzucił w tym wypadku zarzut piractwa domenowego opierając się m.in. na tym, że samo słowo może być rozumiane na wiele sposobów i wbrew argumentom koncernu Unilever nie jest jednoznacznie kojarzone wyłącznie z produktem tej firmy oraz na tym, że sporna domena zarejestrowana została 9 lat wcześniej nim została złożona propozycja jej odkupienia. W tym czasie, zdaniem sądu, właściciel domeny nie odnosił nieuprawnionych korzyści dzięki renomie tego znaku towarowego, nie podejmował też działań, które mogłyby wprowadzać w błąd konsumentów.

Spory dotyczące domen internetowych często dotyczą nie tylko relacji pomiędzy bardzo dużymi firmami dysponującymi rozpoznawalnymi na całym świecie markami lecz mniejszych firm działających głównie na lokalnym rynku. W ich przypadku w razie procesu szczególną rolę odgrywają dwie rzeczy – pierwsza to wcześniejsze zadbanie o to by zarejestrować znaki towarowe, na których firmie zależy, druga to umiejętność udowodnienia renomy bronionego przez nie znaku. To często bywa dosyć trudne - w wypadku MŚP nie dysponujących np. cyklicznie przeprowadzanymi badaniami konsumenckimi.

Przykładem pokazującym skuteczną obronę tego typu jest sprawa z lipca 2010 roku, wytoczona przez przedsiębiorstwo Dora Metal z Czarnkowa pod Poznaniem, producenta  urządzeń dla gastronomii. Firma ta pozwała przed Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych PIIT mniejszą od siebie firmę z Gorzowa, również posługującą się nazwą Dora. Powodem sporu było zarejestrowanie przez tę drugą domeny www.dora-go.pl, a następnie wykorzystywanie jej do handlu podobnym asortymentem towarów, co Dora Metal.  Najważniejszym argumentem w sporze było posiadanie zarejestrowanych znaków towarowych zarówno polskich (w Urzędzie Patentowym) jak wspólnotowych (w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego), w skład których wchodzi słowo „dora” (Dora Metal, Doram). Dawały one jej prawa ochronne w klasie towarów, które oferowała na swojej stronie firma pozwana.

Firma przedstawiła poza tym sądowi szereg dowodów na to, że jej nazwa jest znakiem renomowanym (do tego wykorzystała m.in. certyfikaty, dyplomy, nagrody z lat 94-2009, dostarczyła też sądowi katalogi swoich wyrobów z różnych lat).

Oskarżona firma broniła się m.in. przekonując, że samo słowo „dora” nie jest zastrzeżone, posługuje się nim wiele firm, a ze względu na swą własną nazwę miała prawo zarejestrować taki adres internetowy (de facto chciała najpierw zarejestrować dora.pl, a dopiero gdy okazało się, że ten adres był zajęty wybrała dora-go.pl). Sąd uznał jednak, że konkurent Dory Metal dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji (co stanowi podstawę do wszczęcia procedury przejęcia spornej domeny) i zasądził kwotę 4040 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. 

Kluczowe w przypadku Dora Metal, jak zresztą w odniesieniu do wielu innych rozstrzygnięć, było odpowiednio wcześniejsze zastrzeżenie przez firmę swojego znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Podobne działanie podjęło zawczasu Centrum Kardiologiczne Kardiomed z Sosnowca – prywatna przychodnia specjalizującą się w diagnostyce i leczeniu chorób serca. Założona w 2001 roku firma w tym samym roku zastrzegła skróconą nazwę Kardiomed w Urzędzie Patentowym jako znak słowno-graficzny w określonej klasie – obejmującej usługi medyczne w gabinetach lekarskich. Na decyzję o udzieleniu prawa ochronnego w UP trzeba niestety zwykle kilka lat poczekać. CK Kardiomed uzyskało ją w 2005 roku i dopiero potem postanowiło założyć stronę internetową. Okazało się jednak, że  firma z tym się spóźniła. Domeny kardiomed.com.pl i kardiomed.pl były już zajęte przez firmę o tej samej nazwie, która notabene również zastrzegła ją w UP, z tym, że inny był w jej wypadku zakres zastrzeżenia – dotyczył on wynajmowania pomieszczeń oraz handlu sprzętem medycznym. Niedługo potem na stronach tych znalazły się również  linki do gabinetów kardiologicznych. W tej sytuacji CK Kardiomed uznał, że narusza to jego prawa i zwrócił się do sądu. Wyrok, który wydany został w lutym 2006 roku był dla firmy z Sosnowca korzystny. Pozwana firma musiała zapłacić koszty postępowania w wysokości 2500 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 854 zł, a wyrok sądu umożliwił CK Kardiomed przejęcie spornych domen.

Kluczowe w tej sprawie było to, że firma w odpowiednim momencie i we właściwej klasie zastrzegła swój znak towarowy – a właściciel spornej domeny na stronach internetowych  reklamował usługi konkurentów. Gdyby ograniczył się do sfery, w której sam posiadał zastrzeżone w UP prawa – to on nadal miałby prawa do tej domeny.

W przypadku konfliktu pomiędzy dużą ogólnopolską firmą, a mniejszą działającą w skali lokalnej ta druga nie zawsze stoi na przegranej pozycji, nawet jeśli nie ma zastrzeżonego znaku towarowego. Również w takich przypadkach często decydującym argumentem jest kwestia pierwszeństwa. Przekonała się o tym firma Avenir Medical prowadząca sieć sklepów optycznych (25 salonów), która pozwała przed sąd ds. domen internetowych Zakład Optyczny Opticland z Zielonej Góry zarzucając mu, że naruszył on jej prawa poprzez rejestrację domeny internetowej www.twojesoczewki.pl.

Dla poparcia zarzutu firma skarżąca powołała się na prawo ochronne przysługujące jej od stycznia 2006 roku na zarejestrowany w UP znak słowno graficzny „twoje soczewki”. Firma przekonywała, że jej mniejszy konkurent używając tego sformułowania w nazwie domeny podszywa się pod nią i usiłuje czerpać korzyści z renomy, którą to ona zbudowała. Dla uwiarygodnienia tej tezy przywoływała dowody (m.in. w postaci pisma ze strony jednego z najbardziej renomowanych producentów soczewek). Pozwany wydawał się być o tyle w niesprzyjającej sytuacji, że nie był pierwszym wziętym na celownik - na skutek działań podejmowanych w poprzednich wypadkach przez Avenir Medical z prowadzenia podobnych serwisów – (sklepów internetowych z soczewkami kontaktowymi pod adresami twoje-soczewki.eu, twoje-soczewki.com.pl) odstąpiły inne firmy.

Wątpliwości sądu wzbudziły jednak dwie kwestie – po pierwsze okazało się że Opticland swoją działalność w internecie prowadził już 3 lata wcześniej – w 2004 roku, gdy tymczasem Avenir Medical domenę twojesoczewki.com.pl uruchomił dopiero w roku 2007, a zgłoszenia do ochrony znaku towarowego dokonał w 2006 roku. To był decydujący argument. Obok niego pojawił się jednak jeszcze drugi – sąd zastanawiał się jak potraktować sformułowanie „twoje soczewki” – czy uznać je za wyróżniające w wystarczający sposób, czy też nie. Otóż nie bez powodu firma nie zastrzegła go jako znak słowny, lecz słowno-graficzny – zdaniem urzędu patentowego bowiem takie sformułowanie nie byłoby wystarczająco unikatowe.

Ile kosztuje przegrana?

Koszty procesu z zasady pokrywa strona przegrana. Przeciętny koszt sprawy przed sądem arbitrażowym przy PIIT to 4-6 tys. zł – 3000 zł (razem z VAT 3690) kosztuje wpis od pozwu w postępowaniu prowadzonym przez jednego arbitra – a w ten sposób prowadzona jest większość spraw. Druga, nieco kosztowniejsza możliwość to proces prowadzony przez skład trzech arbitrów. Wówczas strona, która postępowanie przegra musi się liczyć z wydatkiem w wysokości 6000 zł (wraz z VAT 7380 zł). Do tego dochodzą opłaty wstępne (opłata kancelaryjna w postępowaniu arbitrażowym to 246 złotych). Dodatkowe koszty naliczane przez sąd, a wynikające np. z zastępstwa procesowego, czy też konieczności tłumaczenia dokumentów zwykle mieszczą się w przedziale do 2000 zł.  Sporo tańsze niż arbitraż jest postępowanie mediacyjne - opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego to 615 złotych, a opłata ostateczna za jego przeprowadzenie to 1230 złotych (z uwzględnieniem VAT). Choć w porównaniu z tym ile może być wart właściwy adres internetowy dla firmy nie są to sumy duże, to mogą one być całkiem bolesną karą dla cybersquattera.

Krzysztof Orłowski

 fot. Smartlink


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości